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プロダクト・バイ・プロセス・クレームの訂正審決がいい感じだ

1.背景
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決により、
物の発明のクレームに、その物の製造方法が記載されている場合、
「不可能・非実際的事情」が存在しない限り、明確性要件違反となることが判示された。

最高裁第二小法廷判決平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf


これは既に権利化された特許にも及ぶから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの多くが無効理由を含むのでは無いかと懸念されていた。

無効となることを回避するための解決策として、訂正審判を行い、請求項のカテゴリを、「物」から「製造方法」に変更することが考えられるが、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。」との要件(特許法第126条第6項)の判断については、今後の審決の中で示されることとなっていた。

訂正審判・訂正請求Q&A(Q15参照)
https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/03.pdf


特許庁としても、このカテゴリ変更を認めないと権利無効が乱発し、混乱が生じるから、なるべくなら認めたいところであろう。しかし、どのような論理展開とするのかが問題であった。

そんな中、カテゴリを変更する訂正を認める審決が特許庁から出された。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pbp_teisei_sinpan.htm


2.審決の概要
まず、請求項は以下のとおりである。

<訂正前請求項1>
基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。」

<訂正後請求項1>
基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化て形成ることを特徴とする定着部材の製造方法

 

そして、審決の内容は以下のとおりである。

(1)訂正の目的について(特許法第126条第1項)
最高裁判決を受けて、訂正前請求項は「『発明が明確であること』という要件を欠くおそれがある」とし、訂正は、このような明確性要件を欠くおそれのある請求項を訂正するものなので、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであるとしている。

これは、上記Q&AのQ15に記載のとおりである。
ただし、審決では、訂正前請求項はあくまでも明確性要件を欠く「おそれがある」としていて、実際に訂正前請求項が明確性要件を欠くか否かについては判断していない。

(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて(特許法第126条第5項)
訂正後請求項1にかかる発明は、明細書に記載されているとしている。

(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて(特許法第126条第6項)
本審決では、この点について、以下二つの観点から判断している。

ア 発明が解決しようとする課題とその解決手段について
イ 訂正による第三者の不測の不利益について

<アについて>
本審決では、訂正前後の請求項に係る発明の「技術的意義」(※)を持ち出し、訂正前後で「技術的意義」が拡張又は変更されていないかどうかを判断している。この点が本審決最大のポイントであろう。
(※)「技術的意義」とは、「発明が解決しようとする課題」及び「その解決手段」(特許法第36条第4項第1号)。

大事な点なので、より詳しく説明する。

例えば、以下の請求項を考える。


「物」の発明の請求項
 A手段と、・・・とを備える物。

「製造方法」の発明の請求項
 Aするステップと、・・・とからなる製造方法。


この場合、「物」の発明における課題解決手段は「A手段を備えること」であるのに対し、「製造方法」の発明における課題解決手段は「Aするステップを行うこと」となり、両者は同一の課題解決手段とは言えず、訂正前後で「技術的意義」が「変更」されたと判断されると思われる。

しかし、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては事情が異なる。

例えば、以下の請求項を考える。


プロダクト・バイ・プロセスクレーム(「物」の発明の請求項)
 Bと、・・・を備え、BはCにより製造したものであることを特徴とする物。

「製造方法」の発明の請求項
 Bと、・・・を備える物の製造方法であって、BをCにより製造することを特徴とする製造方法。


この場合、「物」の発明であっても、「製造方法」の発明であっても、解決手段は、「BをCにより製造すること」となり、同一の解決手段となる。

つまり、本審決では、訂正前後の拡張又は変更を、「技術的意義」を対象として判断するという論理を持ち出すことで、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム → 製造方法クレームのカテゴリ変更については、拡張又は変更が無いと判断可能にしている。

<イについて>
以下のとおり、「物の発明」の「実施」として挙げられている項目(物の生産、使用、譲渡等・・・)と、「物を生産する方法の発明」の「実施」として挙げられている項目とは全て対応する、とし、

「物の発明」の実施(第1号)とは、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であり、「物を生産する方法」の実施(第3号)とは、「その方法の使用をする行為」(第2号)のほか、その方法により生産した「物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」である。ここで、「物を生産する方法」の実施における「その方法の使用をする行為」とは、「その方法の使用により生産される物の生産をする行為」と解されることから、「物の発明」の実施における「その物の生産」をする行為に相当する。

その上で、「物を生産する方法の発明」における「物」とは、特定の製造方法(「物を生産する方法」)により生産された「物」に限定されるので、
「物を生産する方法の発明」の「実施」は、「物の発明」の「実施」よりも範囲が狭く、「物の発明」の実施の範囲に含まれる。
そのため、「物の発明」を「物を生産する方法の発明」の変更したとしても、侵害の対象となる「実施」が狭まるだけなので、第三者には影響が無い、としている。

結局、本審決は、上記ア及びイを判断して、以下のとおり訂正要件を満たすとした。

訂正後請求項1発明の技術的意義は、訂正前請求項1発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではなく、訂正後請求項1発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項1発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえないから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。


今後はどのような場合に、特許庁においてカテゴリ変更が認められるのだろうか。
上記イについては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに限らず、「物の発明」を「物を生産する方法」に変更する場合全てに当てはまる。

そのため、今後、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを、製造方法クレームにカテゴリ変更する訂正が特許庁おいて認められるか否かは、上記ア、つまり、請求項中プロダクト・バイ・プロセス形式で記載された部分が、発明の課題解決手段か否か、がポイントとなるだろう。